Com Mc Donald ‘s va perdre el control del seu Big Mac

By junio 8, 2020Marcas

Al gener de 2019, la Divisió d’Anul·lació de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (euipo) va determinar que la marca BIG MAC no era propietat exclusiva de l’empresa McDonald ‘si per tant, podria ser registrada i usada per altres marques dins la UE. Com és possible que una de les companyies més reconegudes de l’mercat perdés l’exclusivitat d’una marca que porta usant des de 1968, i que no només és una de les seves senyes d’identitat, sinó que aconsegueix unes vendes desorbitades?

Un error en el registre o d’utilització de les marques pot derivar en la seva pèrdua.

Posem-nos en antecedents. En d’abril de 2017, Supermac’S, una cadena de menjar ràpid irlandesa va presentar una sol·licitud davant euipo per tal d’alliberar la marca de la Unió Europea BIG MAC N ° 62.638 (marca denominativa), pertanyent a McDonald ‘s, per greu falta d’ús durant un període continu de cinc anys per als productes i serveis designats en el registre (els de les classes 29, 30 i 42 de la Classificació de Niça).

El reglament de la UE 2017/1001 de 14 de juny de 2017 sobre marques registrades determina que el propietari d’una marca de la Unió Europea ha perdut els seus drets si, durant un període ininterromput de cinc anys, la marca no s’ha utilitzat seriosament en la Unió Europea per als béns o serveis per als quals està registrat, i que per tant no hi ha motius justos per a la no utilització per part de tercers.

Per justificar l’ús, el propietari d’una marca ha de presentar proves que permetin respondre així les següents preguntes:

  • On es va usar la marca: L’extensió geogràfica i territorial de l’ús de la marca;
  • Quan es va usar la marca: Fent referència tant a la durada com a la freqüència.
  • Com i amb quins resultats ?: És a dir, aportar proves que confirmin com s’ha materialitzat aquest ús en la pràctica, o el que és el mateix, proves de la seva explotació comercial i del seu impacte en vendes.

Per a la euipo les indicacions sobre el lloc, la durada, la importància i la naturalesa de l’ús són elements acumulatius, és a dir, si falta un es rebutjarà la prova d’ús perquè es considera insuficient. I això és el que li va passar a McDonald ‘s. Malgrat proporcionar quatre tipus d’evidències, la euipo va considerar que no justificaven prou el seu ús.

Les proves que va presentar McDonald ‘si que no va acceptar euipo

McDonald ‘s va presentar declaracions jurades signades pels representants de l’empresa a Alemanya, França i el Regne, fullets i cartells de cartells publicitaris, en alemany, francès i anglès, que mostren que tant les hamburgueses BIG MAC com el seu packaging estan associats amb aquesta marca en aquests països, impressions de llocs web registrats amb el nom de domini en diverses extensions relacionades amb països de la Unió Europea, on es mostren diferents hamburgueses (incloses les BIG MAC) i una impressió de wikipedia.org amb informació sobre la història de l’hamburguesa BIG MAC. Però va ser en va.

El valor probatori de les declaracions jurades és més feble a l’provenir d’una font implicada en el procés. Per tant, l’avaluació final depenia de l’existència d’altres proves de fonts independents i objectives que donessin suport aquestes declaracions jurades. No obstant això, la euipo va determinar que els fullets, el packaging i les impressions de les webs no estaven prou complets per recolzar aquestes declaracions ni les dades de vendes i facturació que aquestes incloïen.

Segons la euipo, la mera prova de la presència de la marca en un lloc web no és suficient per demostrar l’ús genuí d’una marca. A la pràctica, s’aconsella als titulars de marques comercials que mantinguin dades estadístiques que permetin establir la freqüència de consulta de la pàgina web, el nombre de visites, la ubicació geogràfica dels visitants, etc.

Per la seva banda, Wikipedia i, en general tots els llocs web col·laboratius que poden ser modificats per contribuents, no tenen una força probatòria real en si mateixos.

En conseqüència, per euipo, McDonald ‘s no va poder demostrar la prova de l’ús genuí de la marca BIG MAC en el territori de la Unió Europea durant el període en qüestió.

Quines són les conseqüències d’aquesta decisió?

Tot i comptar amb el registre de dues marques de la Unió Europea (la marca denominativa BIG MAC, registrada el 6 d’octubre de 2017, a les classes 29, 30 i 43, i la marca denominativa GRAND BIG MAC, registrada el 16 de març de 2017, només a la classe 30), McDonald ‘s va perdre el dret d’ús exclusiu de l’signe BIG MAC dins de la Unió Europea.

Aquesta liberalització de la marca permet que qualsevol, fins i tot la pròpia competència, la utilitzi. De fet, Burger King Suècia no va trigar a aprofitar aquesta situació i va canviar temporalment el nom dels seus productes per noms com «Qualsevol cosa excepte un Big Mac» o «Com un Big Mac, però més sucosa i més saborosa» i va gravar un vídeo de seus clients demanant-los en els seus restaurants.

Per evitar situacions semblants, els titulars de marques poden seguir aquests breus consells:

  1. Els dominis i les webs associades sí poden ser un mitjà probatori. El domini bigmac.mcdonalds.es i ara totes les extensions territorials dels països on tinguem la marca registrada (it / uk / fr, etc.), per exemple, no només indicaria que McDonald ‘s és amo de la marca, sinó que, si la pàgina web està activa, podria aportar també estadístiques de visitants, visites, clics o compres, dades que la euipo considera molt rellevants.
  2. A l’presentar la marca comercial, no cal descuidar l’elecció de la redacció: L’etapa de delimitació de la redacció és determinant. És preferible elaborar una redacció breu, precisa i adaptada als productes i serveis de l’activitat, que una redacció àmplia.
  3. Assegurar-se utilitzar la marca per a tots els productes i serveis designats en el registre.
  4. Com a mesura de precaució, el propietari d’una marca comercial no només ha d’usar la marca comercial per a tots els béns i serveis coberts en el registre, com es va assenyalar anteriorment, sinó que ha de conservar totes les proves que puguin donar suport l’ús comercial de la seva marca i puguin establir les circumstàncies precises d’aquest ús (en particular la seva durada, la seva extensió geogràfica, la seva materialització i la seva extensió quantitativa).
Marketing EBRAND

Author Marketing EBRAND

More posts by Marketing EBRAND